华泰观点|针对风险专利的规避设计
作者按
11月21日，世界知识产权组织发布了《知识产权典型案例集》出版物系列，我国贡献首卷，介绍了最高人民法院在2011年至2018年期间审判的30个典型知识产权案例，涉及版权、商标、专利、商业秘密等多个方面。
专利部分中，介绍了一件侵害外观设计专利权纠纷案件，最高人民法院认为，由于被诉侵权产品未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，二者既不相同也不近似，未落入涉案外观设计专利权保护范围，因此不构成对涉案专利权的侵害。
本文将结合此案例，探讨在企业研发设计中如何绕开竞争对手布局的专利壁垒，规避潜在侵权风险，开展风险专利规避设计。
“全面覆盖原则”是指，在判定被诉侵权技术方案是否落入发明或实用新型专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围。
为避免出现对专利保护范围的全面覆盖，可以遵循“简化原则”和“替代原则”进行规避设计。“简化原则”通过对在先技术方案构成要件进行删减，使得规避设计获得的技术方案缺少其中一个或多个构成要件；“替代原则”通过改变在先技术方案中的一个或多个构成要件，使得规避设计获得的技术方案形成差异化。
对于外观设计专利，同样可以通过“简化原则”删减部分外观设计要素，通过“替代原则”改变外观设计要素，避免因出现相同或相近似的外观设计而落入外观设计专利的保护范围。
在前文提到的侵害外观设计专利权纠纷案中，假设被诉侵权产品是针对外观设计专利所作的规避设计，可以结合两者的不同之处来分析其“所采用”的规避设计方法。
该案例中，法院判决认为，授权外观设计的设计特征体现了其不同于现有设计的创新内容，也体现了设计人对现有设计的创造性贡献，如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似。因此，可以认为被诉侵权产品较好地完成了对涉案外观设计专利的“规避设计”。
★自主研发
根据实际研发工作，开展规避设计。或者通过各种创新方法，如TRIZ法、头脑风暴法等，产生规避设计方案。
★利用现有技术
分析专利背景技术部分记载的方案、审查员引入的文献，可以快速了解现有技术缺陷，探索可行的改进方向，从而获得可以利用的规避设计方案。
★ 利用未被保护的实施例
专利权的保护范围以权利要求的记载为准，对于在风险专利说明书中公开而没有纳入保护范围的实施例，如为获得授权而放弃的方案，或者在撰写时被遗漏的方案，由于其没有落入权利要求的保护范围，可以利用其开展规避设计。
★ 利用无效专利
即使专利申请获得了授权，也可能由于无效程序、期限届满以及未缴纳专利维持费等原因导致权利失效。失效专利的技术方案进入了公有领域，任何企业或个人既可无偿使用相应的技术方案（需考虑是否还存在其他风险专利），也可以基于此进行优化和改进。
【作者介绍】
郑柏超，华夏泰和项目经理，擅长专利分析预警、数据可视化。
11月21日，世界知识产权组织发布了《知识产权典型案例集》出版物系列，我国贡献首卷，介绍了最高人民法院在2011年至2018年期间审判的30个典型知识产权案例，涉及版权、商标、专利、商业秘密等多个方面。
专利部分中，介绍了一件侵害外观设计专利权纠纷案件，最高人民法院认为，由于被诉侵权产品未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，二者既不相同也不近似，未落入涉案外观设计专利权保护范围，因此不构成对涉案专利权的侵害。
本文将结合此案例，探讨在企业研发设计中如何绕开竞争对手布局的专利壁垒，规避潜在侵权风险，开展风险专利规避设计。
什么是风险专利规避设计？
风险专利规避设计是指为了避免侵犯他人专利权，针对专利的保护范围，删减或替代风险专利技术方案中的某些特征（或设计），使新产品产生差异化，从而避免潜在的法律风险。
规避设计的原则
开展风险专利规避设计工作，首先要明确专利的保护范围，再根据专利侵权判定基本原则“全面覆盖原则”来进行规避设计、评价规避效果。“全面覆盖原则”是指，在判定被诉侵权技术方案是否落入发明或实用新型专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围。
为避免出现对专利保护范围的全面覆盖，可以遵循“简化原则”和“替代原则”进行规避设计。“简化原则”通过对在先技术方案构成要件进行删减，使得规避设计获得的技术方案缺少其中一个或多个构成要件；“替代原则”通过改变在先技术方案中的一个或多个构成要件，使得规避设计获得的技术方案形成差异化。
对于外观设计专利，同样可以通过“简化原则”删减部分外观设计要素，通过“替代原则”改变外观设计要素，避免因出现相同或相近似的外观设计而落入外观设计专利的保护范围。
规避设计的主要方法
根据规避设计的简化原则和替代原则，可以进一步细化出各种规避设计方法，如下表所示。
规避设计的方案来源
对于具体的规避设计方案，通常由企业实际的研发工作来确定，也可以采用其他方法来辅助完成。★自主研发
根据实际研发工作，开展规避设计。或者通过各种创新方法，如TRIZ法、头脑风暴法等，产生规避设计方案。
★利用现有技术
分析专利背景技术部分记载的方案、审查员引入的文献，可以快速了解现有技术缺陷，探索可行的改进方向，从而获得可以利用的规避设计方案。
★ 利用未被保护的实施例
专利权的保护范围以权利要求的记载为准，对于在风险专利说明书中公开而没有纳入保护范围的实施例，如为获得授权而放弃的方案，或者在撰写时被遗漏的方案，由于其没有落入权利要求的保护范围，可以利用其开展规避设计。
★ 利用无效专利
即使专利申请获得了授权，也可能由于无效程序、期限届满以及未缴纳专利维持费等原因导致权利失效。失效专利的技术方案进入了公有领域，任何企业或个人既可无偿使用相应的技术方案（需考虑是否还存在其他风险专利），也可以基于此进行优化和改进。
规避设计可行性评估
规避设计是否可行，应当首先考虑规避设计方案是否落入风险专利的保护范围，如果不落入其保护范围，还需要进一步检索是否落入其他专利的保护范围，如果没有检索到新的风险专利，则规避成功。
需要注意的问题
规避设计无法回避竞争对手已在相关领域开展布局的事实，因此需要格外注意规避设计方案的可行性，应避免规避设计方案偏离企业战略规划，或者增加不必要的研发和生产成本，带来较大的市场投入风险，甚至导致竞争优势的丧失。【作者介绍】
郑柏超，华夏泰和项目经理，擅长专利分析预警、数据可视化。
