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华泰·视点|小商标,大作用,企业商标风险自查指南
笔者从事知识产权工作十年了,服务过多家深圳的中小企业客户,在企业进行知识产权管理工作经验有5年时间,今年4.26知识产权日期间,有感于一些企业客户在疫情期间进行内部优化、战略调整等事情,梳理了一份企业商标风险自查流程,给各位企业老板和企业IPR人员作参考。
知识产权包括商标、专利、著作权、商业秘密等。但与产品、市场关系最明显的首推商标。商标是受到国家法律保护的;《商标法》第三条规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。商标的事,不能乱用,不规范使用就会给企业带来法律风险,那么如何自查企业内部是否存在商标风险呢?
企业商标注册证信息自查
1、有几份商标注册证;没有商标注册证的,目前使用商标是被许可;受让的;权利是否稳定。
2、企业的“商号”有没有商标注册证;没有商标证,企业的“商号”需注意不能标记™,™的意识是当做商标使用。若他人已拥有该“商号”的商标专用权了,会为企业带来商标使用侵权风险。
3、每份商标证书对照营业执照自查。查商标的著录项是否正确。主要查“注册人”与企业营业执照上的名称是否一致,“注册人地址”与企业营业执照地址是否一致,不一致的需要及时进行变更。有效期至的时间,注意届满时间,即将到期的需要续展。
商标法第四十条 注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续。
商标法第四十一条 注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。
4、每份商标证书对照企业产品宣传册自查:“核定使用商品/服务项目”是否包括了企业产品。有些企业申请商标时间较早,“核定使用商品/服务项目”仅包括了前期的产品/服务;随着企业规模扩、企业转型、产品增加,都需要及时提出商标申请,以取得新的商标专用权。
商标法第五十一条 注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。
企业拥有了商标注册证,并不代表着不再出现相关风险。企业注册商标的目的是使用商标,那么商标的使用是否规范,也是需要自查并进行管理的。
企业的商标规范使用自查
1、商标注册证上记载的信息确认之后,就需要自查内部商标使用是否规范
商标的字体,颜色(若有要求颜色保护的)是否与商标注册证上的一致。
有很多企业申请的是组合商标,常见的是中文、英文、图形三个元素之间的组合,使用的时候,任意两个元素组合使用或者任一元素单独使用,都是属于不规范使用。若长期不规范使用商标,建议将这个长期使用的不规范标识申请商标注册。商标规范使用应该遵循一个原则:与商标注册证上的标识完全一致。若是单一元素均申请了商标,那就可以任意组合使用了。
商标法第二十四条规定:注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。
商标法第四十九条规定:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。
2、找到企业的市场部负责人、品牌宣广负责人、品质部

★需要向几个对外的部门了解哪些商标在使用?使用是否满足了前述规范?商标使用证据是否保存?
企业的商标较单一的情况下,要注意不同的商品、标签、包装、宣传上等方面使用的商标是否一致。企业要经常梳理一下未使用的存量商标,保留使用证据。一是防止被他人提起“撤三”;二是可以在新产品拓展时考虑使用存量商标。
★客户对企业各产品商标的识别度如何?市场上是否存在别人侵犯自家商标权的现象?
★如果有境外市场的企业,需注意在境外是否使用自有品牌?境外的法制环境决定了商标风险的大小。
为了企业的远大宏图,尽量在境外市场拓展之前,注册目标国/地区的商标。避免商标在境外被他人抢注。这类新闻经常在搜索引擎上看到,在境外维权的难度相对较大,但是企业内部在进行管理时却经常忽略。
商标法第四十九条第二款规定:注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
企业对外的形象很大程度上是通过商标来体现,因此商标事务对于企业非常重要。上面建议,是在商标注册和使用上进行管理、布局,仅仅是降低了已使用商标的风险。作为行业内资深人士,建议企业从内部管理上提高商标的抗风险能力。
企业的商标抗风险能力如何更进一步提高
1、每个月作一次近似商标检索,近期商标公告,发现近似商标,及时提起商标异议。这种情况,最好是企业内部有专人管理,包括法务人员、知识产权管理人员。没有专人专岗的情况下,建议委托一家正规且有权威的知识产权代理机构进行管理两个相同的商标申请,商标局会核准申请时间在前的商标。
2、通过注册保护性商标,申请著名商标、驰名商标等方式,扩大商标的抗风险能力。
3、制定一系列有效的管理方案、可落地实行的制度,例如,品质部在产品出厂时检查标签上的商标。
4、提高企业内部人员对商标风险的认识,对于商标侵权具有一定地应对能力。对销售人员、品宣部、品质部等进行商标知识培训,提高他们对商标及商标管理的认识,及时处理不规范使用商标情况,及时反馈市场对商标本身识别性的反映,及时识别市场上的各种假冒产品情况。