华泰·视点|专利侵权风险案件层出不穷，你确实该做FTO了
五一假期的最后一天，我接到了客户的微信：“我的产品在美国亚马逊上被投诉专利侵权，这款产品在美国卖的很好，而且毛利很高，但现在产品要被下架了，如果我们希望继续销售产品，现在该怎么办？”
我将应对方案给客户介绍完之后不禁陷入深思，如果在产品上市前我们做了FTO，现在的情况会不会好一些？
具体的，在FTO项目中，通常要围绕企业的产品和服务进行专利检索，分析确定对市场自由实施构成威胁的专利或者专利申请，评估风险，然后采取合理的措施，以降低甚至规避风险。
在产品设计初步完成时，产品技术方案已经初步确定，可以针对产品中的重要技术特征进行检索和排查；在产品正式开发完成时，此时产品技术方案已完全确定，可以在对这两个时间点之间，产品技术方案的修改进行补充的排查，我们可以看到这两个时间点也同样是企业进行专利挖掘和布局的重要节点。
对于很多成立不久的创业企业而言，尚未在研发流程中嵌入FTO，则可以考虑在产品正式发布或者正式售卖前实施FTO项目，这样至少我们可以对面临的专利风险有一个清晰的预估，做到心中有数。
需要提醒大家的是，如果在早期的FTO项目中，仅针对现有市场做了专利检索和排查，那么在产品进入新的国家和地区的时候，还需要针对这些国家和地区的专利进行补充的检索和分析。
此外，在企业实践中常见的一种情况是，根据客户明确的需求实施有针对性的FTO项目，并提供客户所需的反馈和FTO报告，为具体的商业合作排除风险因素，例如很多手机厂商在采购一项集成技术时，往往会要求供应商提供该技术的专利风险评估报告，以确保产品推向市场后的安全。
首先，分析设计/产品的技术方案。在该步骤中，需要深入了解目标设计/目标产品，对其涉及的技术点进行拆解、分类，形成待检索的技术方案。此外，还需要初步判断哪些技术方案为公知技术，这些公知技术无需检索；哪些技术方案为独创性的或参考竞品的，这些为重点检索对象。
其次，确定FTO检索的地域。由于专利权具有地域性，因此在进行FTO检索之前要先确定目标国家/地区。第一，需要了解目标设计/产品的研发、生产和销售模式。根据产品的制造、使用、销售、许诺销售、进口等行为发生地来初步确定检索地域。第二，还要结合各个国家/地区的专利保护体系完善程度和专利诉讼发生频率，进一步确定检索地域。例如东南亚、非洲、拉美地区，由于这些地区专利制度尚不完善，面临的专利诉讼风险较小，可暂不作为FTO检索的目标地域。
再次，进行专利检索。由于专利纠纷风险90%来自于竞争对手，因此我们一定要首先针对竞争对手的专利进行重点的检索和分析。这里所说的竞争对手不仅是包括企业在该领域的直接竞争对手，也包括企业产品在进入其他特定领域时该领域的竞争对手。甚至是当企业产品提供给客户后，客户所在领域的竞争对手，因为这些企业与你的客户发生分立纠纷时，你也有可能会承担侵权责任。
最后，筛选相关专利并作侵权比对分析，给出侵权风险结论。对于专利的侵权比对，如果不确定目标专利的权利要求中某些技术特征是否存在于目标产品中，还需要与熟悉产品的技术专家进一步沟通和确认，这样给出的结论才是确定、可靠的。对于侵权等级较高的专利，还应给出应对的建议。例如对产品做规避设计、对目标专利进行无效检索和分析、对审查中专利申请提出公众意见等。
从这些案例我们可以看到，专利侵权发生后，轻则支付赔偿，企业商誉受到影响；重则产品销售、企业上市等商业行为受到限制，甚至影响企业的生存。如果产品上市前该客户做了FTO，规避了专利侵权风险，想必就不会遭遇产品在美国亚马逊被迫下架的问题了。
我将应对方案给客户介绍完之后不禁陷入深思，如果在产品上市前我们做了FTO，现在的情况会不会好一些？
什么是FTO？
FTO（Freedom to Operate，自由实施)是指为了企业的市场自由实施，而对产品或者服务侵犯他人专利的风险进行分析和评估。具体的，在FTO项目中，通常要围绕企业的产品和服务进行专利检索，分析确定对市场自由实施构成威胁的专利或者专利申请，评估风险，然后采取合理的措施，以降低甚至规避风险。
什么时候做FTO？
一般而言，知识产权体系建设较为完善的成熟企业，FTO会被作为一个标准流程，植入到企业产品研发的生命周期中，针对每件产品会在产品设计初步完成和产品正式开发完成这两个时间点，对企业的技术方案进行专利侵权的风险排查：在产品设计初步完成时，产品技术方案已经初步确定，可以针对产品中的重要技术特征进行检索和排查；在产品正式开发完成时，此时产品技术方案已完全确定，可以在对这两个时间点之间，产品技术方案的修改进行补充的排查，我们可以看到这两个时间点也同样是企业进行专利挖掘和布局的重要节点。
对于很多成立不久的创业企业而言，尚未在研发流程中嵌入FTO，则可以考虑在产品正式发布或者正式售卖前实施FTO项目，这样至少我们可以对面临的专利风险有一个清晰的预估，做到心中有数。
需要提醒大家的是，如果在早期的FTO项目中，仅针对现有市场做了专利检索和排查，那么在产品进入新的国家和地区的时候，还需要针对这些国家和地区的专利进行补充的检索和分析。
此外，在企业实践中常见的一种情况是，根据客户明确的需求实施有针对性的FTO项目，并提供客户所需的反馈和FTO报告，为具体的商业合作排除风险因素，例如很多手机厂商在采购一项集成技术时，往往会要求供应商提供该技术的专利风险评估报告，以确保产品推向市场后的安全。
怎么做FTO？
FTO的一般操作流程如下：首先，分析设计/产品的技术方案。在该步骤中，需要深入了解目标设计/目标产品，对其涉及的技术点进行拆解、分类，形成待检索的技术方案。此外，还需要初步判断哪些技术方案为公知技术，这些公知技术无需检索；哪些技术方案为独创性的或参考竞品的，这些为重点检索对象。
其次，确定FTO检索的地域。由于专利权具有地域性，因此在进行FTO检索之前要先确定目标国家/地区。第一，需要了解目标设计/产品的研发、生产和销售模式。根据产品的制造、使用、销售、许诺销售、进口等行为发生地来初步确定检索地域。第二，还要结合各个国家/地区的专利保护体系完善程度和专利诉讼发生频率，进一步确定检索地域。例如东南亚、非洲、拉美地区，由于这些地区专利制度尚不完善，面临的专利诉讼风险较小，可暂不作为FTO检索的目标地域。
再次，进行专利检索。由于专利纠纷风险90%来自于竞争对手，因此我们一定要首先针对竞争对手的专利进行重点的检索和分析。这里所说的竞争对手不仅是包括企业在该领域的直接竞争对手，也包括企业产品在进入其他特定领域时该领域的竞争对手。甚至是当企业产品提供给客户后，客户所在领域的竞争对手，因为这些企业与你的客户发生分立纠纷时，你也有可能会承担侵权责任。
最后，筛选相关专利并作侵权比对分析，给出侵权风险结论。对于专利的侵权比对，如果不确定目标专利的权利要求中某些技术特征是否存在于目标产品中，还需要与熟悉产品的技术专家进一步沟通和确认，这样给出的结论才是确定、可靠的。对于侵权等级较高的专利，还应给出应对的建议。例如对产品做规避设计、对目标专利进行无效检索和分析、对审查中专利申请提出公众意见等。
你是该做FTO了
2017年7月，永安行在IPO前夕遭遇专利侵权诉讼，干扰了公司的上市计划；2018年1月，小米遭到酷派的专利诉讼，被索赔7000万元；2020年3月，美国际贸易委员会（ITC）裁决大疆侵犯了Autel Robotics的专利，并建议将大部分型号的大疆无人机下架，并阻止进口。从这些案例我们可以看到，专利侵权发生后，轻则支付赔偿，企业商誉受到影响；重则产品销售、企业上市等商业行为受到限制，甚至影响企业的生存。如果产品上市前该客户做了FTO，规避了专利侵权风险，想必就不会遭遇产品在美国亚马逊被迫下架的问题了。
